Регистрация доменного имени в качестве товарного знака

Для современного общества характерны глобализация и диджитализация. Сегодня большинство товаров и услуг продаются в интернете, посредством сайтов, аккаунтов Instagram, ботов в мессенджерах и пр. Закономерным в этой связи является вопрос: как защитить себя (обозначение своих товаров и услуг) от недобросовестных конкурентов? Обезопасить себя Вы можете, зарегистрировав Ваше доменное имя в качестве товарного знака, как это уже сделали, например, социальная сеть ВКОНТАКТЕ (свидетельство №547404), интернет-магазин OZON (свидетельство №387077) , интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний АВИТО (свидетельство № 528862) и др. 


Прежде чем читать дальше, спросите себя, знакомы ли Вы с понятием киберсквоттинга. Если нет, то прочитайте наше определение. Дальше речь пойдет в том числе и об этом явлении. 


Киберсквоттинг – регистрация доменного имени, соответствующего чужому товарному знаку, с целью перепродажи или недобросовестного использования.


Что такое «доменное имя» и как оно соотносится с товарным знаком?


Приведем несколько определений доменного имени:


1) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»


2) Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ

доменное имя — символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS)


3) Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами

Уникальное имя, составляющее основу унифицированных адресов ресурсов (URL), которые используются людьми для поиска в интернете ресурсов (например, веб-страниц, серверов электронной почты, картинок и видеороликов). Доменное имя идентифицирует конкретный адрес в интернете, принадлежащий юридическому лицу (компании, организации, учреждению) или физическому лицу.


Товарный знак, в свою очередь, является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 


Вопрос о соотношении доменного имени и товарного знака является непростым. Так, статья 1484 ГК РФ, содержит положение, согласно которому товарный знак может использоваться в доменном имени, но об их соотношении ничего не сказано.  

В 2001 году Президиум ВАС постановил: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц, поскольку современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для «Интернета» владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью».

В 2002 году в отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности указывалось, что «доменные имена первоначально предназначались для исполнения исключительно технической функции дружественным по отношению к пользователю способом, но поскольку они способны восприниматься непосредственно и легко запоминаться, в настоящее время они выполняют роль деловых или личных идентификаторов. Большинство организаций, вне зависимости от того, относятся ли они к электронной коммерции или нет, рекламируют свои доменные имена для обозначения своего присутствия в Интернете. Таким образом, хотя они как таковые и не являются объектом интеллектуальной собственности, доменные имена в настоящее время выполняют функцию идентификации, подобную той, что несут в себе товарные знаки». 


Таким образом, доменные имена, содержащие товарные знаки имеют коммерческую стоимость.

Как разрешаются споры о противопоставлении товарных знаков доменным именам?

Постановление Президиума СИП от 28 марта 2014 года №СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP), одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c) (текст приведен в приложении к настоящей справке).


Таким образом, российские суды признали UDRP в качестве базы, на основании которой будет решаться вопрос о недобросовестности лица, использующего Ваш товарный знак в своем доменном имени. 


Каковы основные положения UDRP в вопросах споров между ТЗ и доменным именем:


Предпосылки для начала спора:


  1. доменное имя ответчика идентично или способно вызвать смешение с товарным знаком или знаком обслуживания истца (likelihood of confusion) фонетическое, визуальное и семантическое сходство. 
  2. У ответчика нет права или законного интереса в отношении доменного имени (legitimate interest)
  3. Доменное имя было зарегистрировано и использовалось недобросовестно.

Как определить недобросовестность?


  1. обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;
  2. администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;
  3. администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;
  4. используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Если Вы понимаете, что вышеназванные критерии соблюдены, то смело обращайтесь в суд за защитой своего товарного знака от недобросовестного владельца доменного имени. Чаще всего суды и другие органы по рассмотрению споров встают на сторону обладателей товарных знаков. 


В качестве иллюстрации приведем пример спора между владельцами товарных знаков и доменных имен. 

ЗАО «Коммерсант. Издательский дом» vs. Стенли Тобайсон (США)

Спор был рассмотрен Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству.

Фактические обстоятельства дела состояли в том, что издательский дом был владельцем нескольких доменных имен kommersant.com, kommersant.ru, commersant.com, commersant.ru. В 2001 году он не продлил регистрацию доменного имени по ошибке хостинг-провайдера. Тогда же Ответчик зарегистрировал доменное имя kommersant.com на себя. Зарегистрировав его, он не разместил там никакой информации, а стал предлагать Истцу заплатить 5 000 долларов для выкупа доменного имени. Суд пришел к выводу, что Ответчик не намеревался использовать доменное имя в качестве собственного сайта, а приобрел его с целью последующей продажи Истцу. Кроме того, до этого он уже был замечен за такими махинациями. Суд принял решение передать доменное имя Истцу. 


Однако, если Вы хотите обезопасить себя полностью от всех рисков, настоятельно Вам советуем зарегистрировать Ваше доменное имя в качестве товарного знака. 


Так поступили многие, в том числе и мы:


Мы поможем Вам провести эту процедуру быстро и без осложнений!


(Материал подготовлен на основе лекций курса Digital Law Russia.)

Наши преимущества


Индивидуальный подход

Универсальность наших работ не отменяет личного участия и понимания.

Качественная работа

Мы обеспечиваем Вам точное выполнение текущих работ

Специализация

Мы готовы работать в рамках той ситуации, которую установит клиент.